프로세스 행위 주체의 문제를 이야기하기 이전에 특허권의 두 가지 성질을 이야기하고자 합니다.

첫 번째로 특허권의 침해 여부는 원칙적으로 구성 요소 완비의 원칙(all element rule·AER)에 의해 판단됩니다. 간단하게 A단계+B단계를 통해 생산되는 제품 X가 청구항을 통해 청구된 경우, 특허권에 대한 침해는 A 단계와 B 단계를 모두 실시할 경우 만족 됩니다.

두 번째로 특허권은 속지주의의 원칙에 의해 특허권은 등록된 국가에만 효력을 미치게 됩니다. 한국에만 등록된 한국 특허권은 한국 외의 국가에서는 효력이 없고, 미국에만 등록된 미국 특허권은 미국 외의 국가에서는 효력이 없습니다. 이러한 이유로 한국에만 특허 등록된 제품과 동일한 제품이 미국에서 생산돼도 한국으로 수입되지 않는 이상 침해의 주장을 하기 어렵습니다. 따라서 많은 기업이 국내 출원뿐만 아니라, 해외에서도 특허출원을 진행합니다.

위의 두 가지 특허권의 성질로 인해 청구항 상의 프로세스 행위 주체의 문제가 중요해집니다. 우선 구성요소 완비의 원칙에 의해 발생할 수 있는 문제는 아래와 같습니다. 업체 X가 등록한 청구항이 아래와 같다고 가정해봅니다.

<청구항 1>

단계 1:블록체인 서비스 노드가 A하는 단계

단계 2: 사용자 노드가 B하는 단계

이런 경우 업체 Y가 청구항과 동일한 서비스를 수행하는 경우, 업체 X가 위의 청구항으로 침해를 주장하면 아래와 같은 반응이 나올 수 있습니다.

업체 Y: 우리는 단계 1만 수행하기 때문에 구성요소 완비의 원칙에 의해 침해가 아니다.

업체 Y의 서비스를 사용하는 사용자 노드: 우리는 단계 2만 수행하기 때문에 구성요소 완비의 원칙에 의해 침해가 아니다.

극단적인 예시이기는 하지만, 실제로 청구항에 행위의 주체 및 향후 침해 주장에 대한 생각 없이 기술하는 경우 발생할 수 있는 문제입니다. 실제로 많은 특허의 청구항들이 이러한 문제점을 가지고 있고 이러한 문제로 인해 비침해로 판단되는 경우도 많습니다. 물론 이러한 청구항의 경우에도 사안에 따라 공동 침해, 기여 침해 등으로 해석하기 위한 다양한 논리, 판례가 존재하고, 특정한 경우(공동 침해 주체 간의 관계, 관계의 종속성), 예외적으로 침해를 인정해주기도 합니다. 하지만 이러한 판례 및 학설을 기준으로 침해를 해석하기 이전에 구성요소완비의 원칙에 따라 침해 주장이 용이한 형태로 청구항을 작성하는 것이 더욱더 중요합니다.

블록체인 특허의 경우 어떠한 방식으로 작성하는 것이 향후 침해 주장이 용이할지에 대한 고민이 필요합니다. 블록체인 특허에서 가능한 행위의 주체에 대해 생각해보자면, 블록체인 기반 서비스를 제공하는 서비스 노드, 블록체인 서비스를 받는 사용자 노드, 블록체인 그 자체, 블록체인 네트워크 등이 있을 수 있습니다.

(1) 서비스 노드

서비스 노드가 청구항에서 행위의 주체로 설정되는 경우, 원칙적으로 동일한 블록체인 서비스를 제공하는 침해 업체의 행위에 대해 직접적인 침해 주장이 가능합니다. 즉 회사 대 회사로 침해 소송이 가능합니다. 다만 특허권의 프로세스가 외부에서 쉽게 확인 가능한 동작이 아닌 경우(또는 상대방 측 서비스가 오픈 소스가 아닌 경우), 침해 주장이 어려울 수 있습니다. 따라서 이러한 부분을 충분히 고려해 청구항 작성 시 프로그램 소스를 확인하지 않더라도 외부에서 쉽게 확인할 수 있는 동작을 위주로 청구항을 작성할 필요가 있습니다.

(2) 사용자 노드

사용자 노드를 청구항에서 행위의 주체로 설정하는 경우, 원칙적으로 침해 주장이 어렵습니다. 사용자 노드의 주체인 디앱(Dapp) 사용자를 상대로 침해 소송을 하기는 어렵기 때문입니다. 사용자 노드가 주체인 방법(method) 청구항의 경우, 서비스 제공자의 직접 침해를 구성한다는 견해가 있기는 하나, 원칙적으로 사용자 노드가 청구항에서 행위의 주체인 경우에는 서비스 제공자에게 직접 침해를 묻기는 어려울 가능성이 있습니다.

(3) 블록체인 그 자체(또는 블록)

서비스를 제공하는 블록체인 그 자체가 행위의 주체로 설정되는 경우, 해당 블록체인을 사용하는 서비스 노드 및 사용자 노드가 해당 서비스를 제공하는 블록체인을 사용하는 경우, 침해 주장이 가능할 수 있습니다.

(4) 블록체인 네트워크

블록체인 네트워크가 행위의 주체로 설정되는 경우, 해당 블록체인 네트워크가 수행하는 서비스 동작을 다른 침해 블록체인 네트워크가 수행하는 경우, 침해 주장이 가능할 수 있습니다.

블록체인 케이스에 따라 위의 주체 중 어떠한 주체를 기준으로 청구항을 기술할 것인지에 대해선 변리사의 깊은 고민이 필요하고, 청구항 작성 기술 또한 필요합니다. 케이스 별로 특정 주체를 기준으로 한 기술이 불가능한 경우도 존재할 수 있습니다. 이러한 청구항 주체에 대한 충분한 고민이 강한 블록체인 특허를 만들어낼 수 있습니다. 또한 중요 건인 경우 가능한 다양한 주체로 특허 청구항을 만들어낼 필요성도 분명히 존재합니다.

다음 글에서는 강한 블록체인 특허를 만들기 위한 (4)속지주의의 원칙에 대해 알아보겠습니다.

/김시우 ECM특허법률사무소 변리사

심두보 기자

shim@decenter.kr